La première affaire mettant en application le système de règlement rapide des litiges (Uniform Rapid Suspension system), créé au moment de l’arrivée des nouveaux gTLDs, vient d’être tranchée. C’est IBM qui en est sorti vainqueur après avoir déposé une plainte contre un tiers qui avait tenté de réserver ibm.guru et ibm.ventures, le 31 janvier 2014, et de rediriger les noms de domaine vers le site officiel d’IBM (www.ibm.com).
L’avantage de l’URS est d’offrir une procédure plus rapide et moins onéreuse que la procédure UDRP classique, la principale différence étant que la procédure UDRP permet au titulaire d’une marque de se faire transférer le nom de domaine litigieux alors que la procédure URS n’en permet que la suspension. En terme de rapidité, le système fait ses preuves puisque le National Arbitration Forum a rendu sa décision en 7 jours, contre 2 mois en moyenne pour la procédure UDRP ! En effet, IBM a déposé sa plainte le 5 février 2014 et, le 12 février 2014, la décision était rendue, avec la reconnaissance de la mauvaise foi du tiers.
IBM avait déposé sa marque dans la TMCH et c’est ainsi qu’elle a reçu un avertissement, au moment de la réservation des deux noms de domaine en .guru et .ventures par un tiers. Ce même avertissement a été également reçu par le tiers réservataire des noms de domaine qui devait cliquer pour en accuser bonne réception. Ce clic est la preuve de la connaissance par le tiers de l’existence de la marque antérieure et, en poursuivant sa démarche au lieu de l’annuler, la preuve de sa mauvaise foi, puisqu’il porte désormais atteinte à une marque antérieure, en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, IBM a également inscrit sa marque dans le programme lancé par la société Donuts, gestionnaire de plus de trois cent nouvelles extensions existantes ou à venir, afin d’apparaître sur la Domains Protected Marks List (DPML) qui lui permettra de récupérer automatiquement les noms de domaine litigieux, ibm.guru et ibm.ventures, à leur expiration.
Cette affaire illustre l’avantage qu’il y a à inscrire sa marque dans la TMCH et c’est une des raisons pour laquelle nous en recommandons vivement l’inscription.
Client Alert 2014-069